专利权利要求中的功能性特征

功能性特征的概念起源于美国，1952年的美国专利法第112条第6项规定：“针对组合的权利要求而言，其特征可以采用'用于实现某种特定功能的机构或步骤’的方式来撰写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或动作”，该条款首次肯定了功能性技术特征的适用及解释原则。

“等同原则”（doctrine of equivalents）是指，即使权利要求无法字面覆盖被控侵权产品，若它们两者之间的区别是非实质性的，仍然可以依据等同原则来判定等同侵权。

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定： 功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

北京高院《专利侵权判定指南（2017）》第56条规定：对于包含功能性特征的权利要求，与本指南第19条所述的结构、步骤特征相比，被诉侵权技术方案的相应结构、步骤特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在涉案专利申请日后至被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，应当认定该相应结构、步骤特征与功能性特征等同。

结构特征

与功能性特征相对应的，明确其实现方式的具体结构、步骤或组分，称为结构特征、步骤特征等。

在专利申请书撰写中，我们通常强调独立权利要求用“上位概念”，或者“概括式”写法，将具体实现方式分列为从属权利要求，从而实现最大范围的保护。例如，用“弹性连接”“活动连接”等上位概念，囊括“弹簧连接”“橡皮筋连接”“机括连接”“链条连接”“铰接”等所有连接方式。则前述上位概念即为功能性特征，具体连接方式为结构特征。

具体案例

下面以司法判例来说明，在专利申请中用功能性特征限定保护范围的重要作用。

 

案例一：上海茵能VS宁海浙升发明专利侵权案

茵能公司系名称为“自渗灌可搭接斜插组合式多功能绿墙装置”的ZL201110340833.9号发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。

法院审理后认为：涉案专利的主题名称为“一种自渗灌可搭接斜插组合式多功能绿墙装置”，通过“可搭接”的功能性描述限定了涉案专利结构，且本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现该功能性描述的具体实施方式。因此，“可搭接”系功能性技术特征，对于涉案专利独立权利要求1的保护范围有限定作用。

被诉侵权产品通过利用挂钩、插销槽、插销等部件，实现箱体垂直叠加、相互连接的功能，达到从上下前后左右固定绿墙装置的效果。

与涉案专利相比，被诉侵权产品以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到。因此，对于“可搭接”这一功能性技术特征而言，被控侵权产品与涉案专利构成等同。

因此，原告诉请确认被告侵权成立。

在该案中，专利权利要求书中要求保护“可搭接”这一功能性特征，则挂钩、插销槽、插销，甚至铰接、拉链、锁扣、铆接等连接方式均落入其保护范围。

 

案例二：杭州骑客VS龙某某等实用新型专利侵权案

 

原告杭州骑客系名称为“新型电动平衡车”的实用新型专利（专利号为ZL201520406847．X）的专利权人。

原告主张的涉案专利的保护范围为权利要求1。权利要求1中要求保护两个内盖可通过转动机构实现转动连接，也即权利要求中仅限定其位置与功能，本领域普通技术人员无法确定该效果系如何实现，故该特征应当认定为功能性特征。

被诉侵权产品中轴套的一端与一侧内盖筒体内壁过盈配合实现相对固定，另一端与另一侧内盖筒体之间为间隙配合，并填充润滑油脂，使轴套与内盖筒体之间可实现相对转动，轴套两端设置有卡簧以实现在内盖筒体上的轴向定位，以使第一内盖和第二内盖可相对转动连接，上述“转动机构”的实现方式与说明书披露的实施方式，系以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此原告诉被告侵权成立。

 

本案中，专利权利要求书中要求保护“转动连接”这一功能性特征，从而将轴承、铰接、齿轮连接等方式均纳入了保护范围。

案例三  诺基亚VS华勤专利侵权案

在该案中，被告华勤公司主张“作为本案专利发明点的权利要求５之技术特征F为功能性特征，说明书并未描述实现该功能的硬件结构，鉴定意见亦认可“说明书实施例并没有描述实现该功能的硬件结构或具体动作”，故无法确定该技术特征的保护范围。” 试图以《专利法》第26条第4款进行抗辩。

诺基亚公司则主张“技术特征Ｆ为控制装置，不属于功能性特征，保护范围清楚。”。

法院最终认定“该技术特征的撰写方法为功能性限定”，但“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求而无需创造性劳动即可直接、明确地确定实现该技术特征之功能或效果的具体实施方式，故并非功能性特征。”

最终认定华勤公司侵权成立。

律师点评：需要指出的是，在该案例中，即使技术特征Ｆ为功能性特征，但其权利要求类型、保护范围都很明确，也不存在引用错误，并不存在违反《专利法》第26条第4款之处。被控侵权方以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到。仍然构成与该功能性特征等同，侵权指控成立。

案例四  柏某VS成都XX服务中心专利侵权案

在该案中，涉案专利的权利要求1为：“一种防电磁污染服，它包括上装和下装，其特征在于所述服装在面料里设有由导磁率高而无剩磁的金属细丝或者金属粉末构成的起屏蔽作用的金属网或膜。”

法院认为，比较涉案专利与被诉侵权产品的技术特征，涉案专利特征C限定起屏蔽作用的金属网或膜由导磁率高而无剩磁的金属细丝或者金属粉末构成，但被诉侵权产品特征c表明起屏蔽作用的金属防护网所用特种金属纤维系不锈钢。涉案专利的权利要求1采用了含义不确定的技术术语“导磁率高”，并且在其权利要求书的其它部分以及说明书中均未对这种金属材料导磁率的具体数值范围进行限定，也未对影响导磁率的其它参数进行限定。本领域技术人员根据涉案专利说明书，难以确定涉案专利中所称的导磁率高的具体含义。

法院判定侵权指控不成立。

律师点评：在该案中，专利权人在申请时以功能性特征尽可能的扩张其保护范围，但专利权利要求的撰写方式违反了《专利法》第26条第4款的规定，使用了含义模糊，既不属于公知常识也无法量化的语句，导致其保护范围不清楚，从而败诉。

而且因该专利为实用新型专利，即使在无效宣告程序中主动修改权利要求书，也只能进一步限定，而不能扩大原专利的保护范围。若其权利要求1写为“一种防电磁污染服，其特征在于所述服装在面料里设有起屏蔽作用的导磁性材料（或者导磁率大于XX的材料）。”，将其他技术特征作为从属权利要求，则其专利稳定性无疑大大增强。

专利申请的撰写启示

另外需要注意的是，《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引(2011年)》第8条指出：“说明书及附图未描述权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，可直接认定专利侵权指控不能成立。” 在实践中，明确实施方式的从属权利要求，或者在说明书及附图中明确一种或多种实施方式作为侵权成立的重要比对证据。必要时，专利权人可以其他关联专利披露的实施方式来解释功能性特征的保护范围。

用新技术替代仍然构成等同

按照《解释（二）》第八条的规定，若用专利申请后的新技术，替代专利权利要求中的技术以实现功能性特征所限定的效果，仍然构成等同，侵权指控成立。

二次等同不能叠加

《最高院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条规定，专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。这里的等同，与功能性特征的等同，两者含义是不同的，也不能叠加适用。

利用同一结构的不同功能，构成等同

对于使用相同的结构，实现不同的功能，是否判定为侵权？在WMS Gaming案中，涉案专利的权利要求限定的功能是“分配和选择单个数字”，被诉侵权产品的功能是“分配和选择数字组合”，二者的功能不完全相同，因此不构成字面侵权。美国联邦巡回上诉法院认为，由于被诉侵权产品与专利权利要求中限定的功能没有实质性差异，而其结构又与说明书中披露的相应结构相似，因此等同侵权成立。由此可知，美国联邦巡回上诉法院认为在特殊情况下可能出现“在苹果上咬两次”的情形。

笔者认为，该种等同侵权之所以成立，是在于该结构本身属于发明点，属于一种全新的发明创造，或者相较于现有技术，具有显著的进步。从而使得该结构所能实现的各种等同功能也属于专利保护范围。

 

作者： 李海权律师，专利代理师 （联系电话 150 0179 3700）